Доверители являются правообладателем товарного знака по международной регистрации (словацкая компания) и исключительным лицензиатом товарного знака на территории Российской Федерации (российская компания).
Индивидуальный предприниматель зарегистрировал на себя доменное имя в сети «Интернет», тождественное словесной части товарного знака доверителей, при этом предприниматель не намерен был использовать указанный домен по назначению, а зарегистрировал его исключительно с целью перепродажи.
Подобные действия попадают под определение киберсквоттинга – неправомерных действий по регистрации доменных имен с целью незаконного извлечения экономических преимуществ в нарушение прав лиц, заинтересованных в использовании домена по назначению.
Особенность ситуации состояла в том, что для победы в споре адвокату необходимо было доказать недобросовестность самой регистрации нарушителем доменного имени, в то время, как обычно нарушение состоит в использовании домена для продажи товаров и услуг, однородных товарам и услугам истца.
Адвокатом была организована переписка с предпринимателем для фиксации недобросовестных намерений нарушителя. Затем были предприняты меры по досудебному ограничению действий с доменом через регистратора доменных имен.
В день наложения ограничительных мер нарушитель успел передать права на домен другому лицу с целью уклонения от претензий Доверителя и судебного разбирательства. Новый администратор домена – физическое лицо – разместил на домене сайт якобы онлайн фитнес-клуба.
Адвокатом установлена связь между нарушителем и физическим лицом, которому был передан домен через участие в разное время в одном и том же юридическом лице. Более того, были выявлены признаки фиктивности сайта, размещенного на домене новым администратором: отсутствие действующих контактов, периодическое прекращение работы сайта, отсутствие фитнес-клуба по адресу, указанному в контактах на сайте, и др. Кроме того, выяснено, что новый администратор ранее уже был ответчиком по иску о киберсквоттинге и в мировом соглашении признал факт нарушения.
Адвокатами подан иск и заявление о принятии обеспечительных мер в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области к двум ответчикам: первоначальному нарушителю и лицу, которому он намеренно передал право на домен.
Суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер, запретив новому администратору передавать домен другим лицам, менять регистратора и аннулировать домен, что позволило пресечь дальнейшие попытки уклонения ответчиков от ответственности.
Исковые требования были заявлены:
а) о признании действий ответчиков по регистрации домена актом недобросовестной конкуренции и нарушением прав доверителей на товарный знак;
б) запрете новому администратору использовать в домене товарный знак доверителей:
в) о передаче прав на домен доверителю – Российской компании.
В судебном разбирательстве участвовал только один из ответчиков – первоначальный нарушитель, а новый администратор домена не принимал в деле никакого участия, что только подтвердило взаимосвязанность ответчиков. Первоначальный же нарушитель активно участвовал в процессе через представителя, возражал против удовлетворения исковых требований.
Адвокату удалось обосновать необходимость рассмотрения иска к обоим ответчикам и недобросовестность их действий во взаимосвязи и по отдельности. Суд после 2-х судебных заседаний удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Решение суда было обжаловано первоначальным нарушителем – индивидуальным предпринимателем – в апелляции и кассации. При этом он просил отменить решение в полном объеме, несмотря на то, что непосредственно его прав касалась только часть решения. Однако 13 арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам встали на сторону Доверителей и оставили решение суда в силе, признав обоснованными все доводы адвоката.
Сразу после вступления решения в законную силу, еще до рассмотрения спора в кассации, адвокат обеспечил исполнение решения путем своевременного обращения к регистратору доменных имен. Права администрирования домена были переданы Доверителям.
С судебными актами по делу можно ознакомиться в электронной картотеке арбитражных дел.