Доверитель является крупным российским производителем запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для железнодорожного транспорта и обладает рядом патентов на свои изделия. ЗПУ — технически сложные устройства, данные о жизненном цикле каждого из которых фиксируются в автоматизированной системе РЖД.
Доверитель обратился за правовой помощью в связи с тем, что конкурент зарегистрировал зависимые патенты, формулы которых копировали формулы изобретений Доверителя с добавлением двух признаков, описывающих элементы проверки подлинности устройств. Между тем Доверитель производил и продавал ЗПУ именно с такими элементами задолго до даты приоритета спорных патентов. Располагая охранными документами, конкурент мог в любой момент инициировать спор о запрете использования устройств и взыскании компенсации.
Задачей было доказать отсутствие новизны в спорных патентах и добиться их аннулирования — тем самым устранив угрозу патентных претензий со стороны конкурента.
В рамках спора сформирован комплекс взаимосвязанных доказательств: документы о поставках ЗПУ, физические образцы устройств из этих поставок, полученные от конечных покупателей посредством адвокатских запросов, заключение патентного поверенного о наличии в образцах всех признаков формул спорных патентов, техническая документация, а также сведения из автоматизированной системы РЖД, подтверждающие историю конкретных изделий.
Мы подали возражения в Палату по патентным спорам при Роспатенте. Однако Роспатент оставил патенты в силе, сославшись на невозможность однозначно установить, что на момент продажи указанных нами устройств они содержали все спорные признаки.
Мы обжаловали решения Роспатента в Суд по интеллектуальным правам. В ходе нескольких заседаний, несмотря на возражения оппонента и первоначальный скептицизм суда по вопросу привлечения экспертов, нам удалось убедить суд назначить судебную экспертизу образцов. Сразу после этого конкурент добровольно досрочно прекратил действие своих патентов. В ходе переговоров достигнуто письменное соглашение, в котором конкурент подтвердил отсутствие каких-либо претензий к Доверителю за весь период действия аннулированных патентов, а обе стороны урегулировали вопрос о расходах на разрешение спора.
В результате спорные патенты прекратили действие, конкурент письменно отказался от претензий за весь период их существования, угроза дальнейших споров устранена, а судебное разбирательство завершено без расходов на экспертизу и продолжение процесса.