Неиспользование товарного знака: как сохранить охрану

Товарные знаки обычно регистрируют с запасом: как на имеющийся ассортимент, так и на будущие линейки. Однако со временем часть перечня остается невостребованной, а после ребрендинга или смены ассортимента знак может вовсе выйти из оборота.

В итоге такой «запас» становится уязвим. Если обозначение понадобится другому участнику рынка, он может направить правообладателю предложение отказаться от знака, а затем обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны. Именно это письмо обычно становится первым сигналом о споре.

Что считается использованием товарного знака

Знак считается используемым, когда он работает на рынке, то есть под ним продают товары или оказывают услуги, а покупатель видит обозначение, например на товарах и упаковках.

Не будет считаться использованием знака ситуация, когда знак есть только в свидетельстве и во внутренних документах компании или под ним совершены лишь разовые продажи, чтобы создать видимость использования.

Использование проверяется отдельно по каждому товару и услуге из свидетельства. Если знак зарегистрирован для одежды и сумок, а под ним продаются только сумки, то охрану в отношении одежды можно потерять. Близость товаров или их нахождение в одном классе здесь не помогут. Исключение составляет знак, широко известный потребителям. Его охрану суд сохранит и для товаров, однородных тем, под которыми знак известен.

При этом для признания знака используемым необязательно, чтобы товары со знаком продавал сам правообладатель. Здесь также учитываются продажи лицензиатов или других лиц под контролем правообладателя. Засчитывается и использование знака в измененном виде, если потребитель по-прежнему узнает в нем тот же знак, т.е. связывает с правообладателем.

Когда охрану товарного знака могут досрочно прекратить

Сам по себе срок неиспользования охрану не прекращает. Чтобы вопрос о прекращении вообще возник, нужны три условия.

• Заинтересованное лицо. Требовать прекращения может только тот, кто докажет реальное намерение и возможность использовать сходное обозначение для однородных товаров.

  Например, это может быть производитель однородных товаров, который готовится выпускать их под сходным обозначением (заключил договор на производство или разработал упаковку), либо лицо, подавшее заявку на регистрацию сходного обозначения, если Роспатент указал на спорный знак как на препятствие к регистрации.

• Три года неиспользования. Важно именно непрерывное неиспользование в течение трех лет.

• Предложение правообладателю. Иск нельзя подать без досудебного предложения.

  Заинтересованное лицо предлагает правообладателю отказаться от знака или передать права на него полностью или в части. Если в течение двух месяцев правообладатель этого не сделает, у заинтересованного лица появляется 30 дней на иск.

Что делать, если получили предложение отказаться от знака

Пока идут два месяца, необходимо:

• определить, в отношении каких товаров направлено предложение, поскольку нередко речь идет только о конкретных позициях перечня;
• собрать доказательства использования по каждой спорной позиции за три года до даты направления предложения;
• проверить, есть ли у отправителя реальная заинтересованность;
• если использование не подтверждается документами, то выяснить, не было ли причин неиспользования, не зависевших от вас, например запрета ввоза товара.

  По итогам такой проверки будет понятно, по каким позициям знак можно защитить, а по каким нет.

  Важно помнить, что в суде правообладатель доказывает использование, а истец доказывает заинтересованность. Поэтому если вы заранее убедитесь в силе своей позиции и изложите ее отправителю, то, возможно, удастся избежать судебного разбирательства.

  Если же доказательств по части перечня нет, то охрану в этой части суд все равно прекратит. В такой ситуации иногда выгоднее отказаться от нее самостоятельно или договориться, передав отправителю права в нужной части или дав согласие на регистрацию его обозначения.

Как снизить риск заранее

• Храните документы, которые связывают знак с товаром. Накладные и УПД, где указаны только наименования товаров без обозначения, сами по себе использование знака не докажут. Их стоит дополнять каталогами, фотографиями упаковки и маркировки.
• Оформляйте использование знака внутри группы компаний. Нередко знак зарегистрирован на одну компанию, а товар под ним выпускает или продает другая. Без лицензионного договора или документов о контроле правообладателя такие продажи могут не засчитать как использование знака.
• Следите за заявками на сходные обозначения. Чужая заявка часто становится первым шагом к спору о прекращении охраны. Заметив ее при публикации, вы успеете собрать доказательства до того, как придет предложение.